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Tribunal de justicia de la Unión Europea. Alcance de la protección de marcas en la Unión Europea

El TJUE ha dictado sentencia en el asunto C-323/09, Interflora c. Marks & Spencer. La red de Interflora la forman floristas a quienes los clientes pueden hacer pedidos en persona, por teléfono o a través de Internet, siendo estos últimos atendidos por el miembro de la red más cercano al lugar en que deban entregarse las flores. Interflora es una marca nacional en el Reino Unido y también una marca comunitaria. Ambas marcas gozan de un renombre considerable en el Reino Unido y en otros Estados miembros de la UE. Marks & Spencer («M & S»), sociedad inglesa, es uno de los principales minoristas del Reino Unido.

Uno de sus servicios es la venta y envío de flores, actividad comercial que entra en competencia con la de Interflora. En el marco del servicio de referenciación «AdWords» de Google, M & S seleccionó como palabras clave la palabra «Interflora» y sus variantes. En consecuencia, cuando los internautas introducían la palabra «Interflora» o alguna de esas variantes como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un anuncio de M & S. La High Court of Justice, Chancery Division (Reino Unido), ante la que Interflora interpuso contra M & S un recurso por vulneración de sus derechos de marca, interroga al TJUE sobre varias cuestiones relativas al uso no permitido de palabras clave idénticas a una marca por parte de un competidor en el marco de un servicio de referenciación en Internet.

El TJUE recuerda que en caso de uso por un tercero de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada dicha marca, el titular de la marca sólo está facultado para prohibir dicho uso si éste puede menoscabar una de las funciones de la marca.. Citando su jurisprudencia Google, recuerda que se produce un menoscabo de la función de indicación de origen de la marca cuando el anuncio que aparece a partir de la palabra clave correspondiente a la marca no permite o apenas permite al internauta normalmente informado determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero. En cambio, el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio de referenciación como «AdWords» no menoscaba la función publicitaria de la marca. Por otra parte, el TJUE examina la protección de la función de inversión de la marca. En caso de que la marca ya goce de reputación, la función de inversión sufre un menoscabo cuando ese uso afecta a dicha reputación y pone en peligro su mantenimiento.

Incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobar si el uso del signo idéntico a la marca Interflora por parte de M & S supone un peligro para que Interflora mantenga una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel. El TJUE concluye que cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El titular de un nombre puede oponerse a su uso como marca.

El TJUE ha dictado sentencia en el asunto C-263/09 P, Edwin Co. Ltd c. OAMI. El Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria establece la nulidad de una marca si su uso puede prohibirse en virtud de un derecho anterior, en particular en virtud de un derecho al nombre, definido con arreglo al Derecho de la Unión o al Derecho nacional. Fiorucci SpA es una sociedad italiana constituida por el diseñador Elio Fiorucci en los años 70. En 1990, cedió a la sociedad japonesa Edwin Co. Ltd la totalidad de su patrimonio creativo, que incluía todas las marcas de las que era titular.

En 1999, a petición de la sociedad Edwin, la OAMI registró la marca denominativa «ELIO FIORUCCI» parauna serie de productos. El Sr. Fiorucci impugnó dicho registro alegando que su nombre gozaba en Italia de una protección particular, en virtud de la cual los nombres de personas notorias sólo pueden registrarse como marca por parte de su titular o con el consentimiento de éste, consentimiento que faltaba en el presente caso. No obstante, la OAMI consideró que la legislación italiana no era aplicable en el presente caso, ya que la notoriedad del nombre Elio Fiorucci se había adquirido en el marco de la actividad comercial de éste. La OAMI estimó por lo tanto la solicitud de registro.

A raíz del recurso interpuesto por el Sr. Fiorucci, el TGUE anuló, en 2009, dicha resolución por comportar un error de Derecho en la interpretación del Derecho nacional. A continuación, Edwin interpuso un recurso de casación ante el TJUE. En su sentencia dictada, el TJUE interpreta el concepto de «derecho al nombre» en el sentido del Reglamento sobre la marca comunitaria. El Tribunal de Justicia debe aclarar si este concepto sólo se refiere a un atributo de la personalidad o si también se refiere a su explotación patrimonial, señalando, en primer lugar, que el tenor y la estructura del Reglamento sobre la marca comunitaria no permite limitar el concepto de «derecho al nombre» a un aspecto de atributo de la personalidad. En otros términos, el derecho al nombre puede invocarse no sólo para proteger el nombre como atributo de la personalidad, sino también en sus aspectos económicos.

El Tribunal de Justicia confirma la competencia del TGUE para controlar la legalidad de la apreciación de la OAMI sobre la legislación nacional invocada. A este respecto, precisa que, enel marco de un recurso de casación, el propio TJUE es competente para examinar que el TGUE, basándose en documentos y otros elementos que le han sido sometidos, no ha alterado el tenor de lasdisposiciones nacionales, de la jurisprudencia nacional o de los escritos de doctrina que se refieran a ellas, y que no ha emitido consideraciones que van manifiestamente en contra de su contenido o de su alcance. Por consiguiente, el TJUE estima que el TGUE, sin desvirtuar la legislación nacional,pudo justificadamente deducir de ésta que el titular de un patronímico notorio –con independencia del ámbito en el que se haya adquirido dicha notoriedad y aunque el nombre de la persona notoria ya se haya registrado o utilizado como marca– tiene derecho a oponerse al uso de dicho nombre como marca, cuando no haya prestado su consentimiento al registro.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Marca comunitaria avalada por Tribunal Nacional

El TJUE ha dictado sentencia en el asunto C-235/09, DHL Express France SAS c. Chronopost SA. El Reglamento 40/1994, sobre la marca comunitaria, establece un régimen comunitario para las marcas que confiere a las empresas el derecho de adquirir marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión.

La sociedad Chronopost es titular de las marcas francesa y comunitaria «WEBSHIPPING». A pesar de dicho registro, DHL Express France SAS (que se había subrogado en los derechos de DHL Internacional) utilizó el mismo término para designar un servicio de gestión de correo urgente accesible principalmente por Internet. Mediante sentencia de marzo de 2006, el Tribunal de Grande Instance de París, en su condición de tribunal de marcas comunitarias, condenó a DHL Express France por violación de la marca francesa WEBSHIPPING, pero no se pronunció sobre la violación de la marca comunitaria. En noviembre de 2007, la Cour d’appel, ante la que había apelado Chronopost, confirmó dicha sentencia y prohibió, con la imposición de una multa coercitiva, que DHL Express France siguiera empleando los signos «WEBSHIPPING» y «WEB SHIPPING». Sin embargo, no estimó la pretensión de que los efectos de dicha prohibición se extendieran al conjunto del territorio de la Unión. Por tanto, limitó los efectos de la prohibición al territorio francés. DHL interpuso un recurso de casación. Dicho recurso ha sido desestimado pero, dado que Chronopost se adhirió a la casación impugnando la limitación territorial de la prohibición y de la multa, la Cour de Cassation ha considerado necesario plantear una cuestión prejudicial al TJUE sobre este punto. El TJUE responde en su sentencia, en primer lugar, que procede interpretar el Reglamento 40/1994 en el sentido de que el alcance de la prohibición dictada por un tribunal nacional que actúa como tribunal de marcas comunitarias se extiende, en principio, al conjunto del territorio de la Unión. En segundo lugar, la medida coercitiva adoptada por un tribunal de marcas comunitarias en aplicación de su legislación nacional también produce efectos en los Estados miembros, distintos del Estado miembro al que pertenece el tribunal.

En el caso de que el Derecho nacional del Estado miembro no prevea ninguna medida coercitiva análoga a la adoptada por el tribunal de marcas comunitarias del Estado miembro que dictó la prohibición, el tribunal requerido deberá atender al objetivo perseguido por dicha medida recurriendo a las disposiciones pertinentes de su Derecho nacional que garanticen de forma equivalente el cumplimiento de la prohibición dictada inicialmente.

Spain and Portugal together on the Patent Prosecution Highway

New Project will begin on June 1, 2011.
The Spanish and Portuguese IP Offices (OEPM and INPI) signed recently a Memorandum of Understanding concerning the establishment of a project on the Patent Prosecution Highway (PPH) programme, which will begin on June 1, 2011.
The project will initially last for two years, during which it will evaluate the results and the demand from applicants for patents. Subsequently, and upon the results achieved, the project can develop into a final stage.

PPH agreements enable patent offices to exchange information and speed up the processing of patent applications. Through this agreement, a Spanish or Portuguese patent applicant can request “accelerated processing” at the other office, due to the recognition of research activities already undertaken by the first PTO. Apart from the speed in obtaining the patent, the PPH also implies a significant reduction in costs to the protection process to avoid duplication of costs associated with research tasks.

EU Patent: Parliament approves Enhanced Cooperation

An alternative for the Community Patent is arising.
The European Parliament gave its consent for a common EU patent system to be created using the enhanced cooperation procedure, under the Lisbon Treaty.
It seems that all Member States except Italy and Spain will sign up to the procedure. These two countries can still join in at a later stage.

The European Commission is expected to make a proposal during the next months, in order to establish the single patent system and the respective language regime to enter in force.After several years trying to all member states to agree on a Community Patent, which never became an unanimous idea, enhanced cooperation may be the alternative to finally minimize differences, bureaucracy and costs for inventors (specially on multiple translations) when applying for an European Patent.

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